“一带一路”背景下专利权穷竭原则中的附条件销售问题探讨

发布时间:2016-11-29?|?来源:本站?|?作者:原创?|?浏览数:16052?次

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“一带一路”背景下专利权穷竭原则中的附条件销售问题

探讨

(作者:民三庭 丁晓鹏)

知识产权是指直接支配特定的智力成果或商业标识,并享有其利益的排他性民事权利。[1]在中国加入世界贸易组织以后,经济全球化对我国的渗入也日渐彰显,因此知识产权上的权利穷竭理论,作为近年来在我国法学界和国际贸易领域内广受关注的热点和难点问题之一,也愈来愈引起了学者和司法工作者的关注。专利权穷竭原则是专利产品在流通过程中物权和专利权利之间冲突的解决原则,其理论依据是专利产品在经由首次销售后,专利权利的合理目标已经实现,专利权人在产品上的使用权和销售权应该被穷竭才有利于市场经济的发展。而附条件销售作为合同双方的约定,其作为合同法上的效力应该遵循意思自治原则的延伸,对合同双方当事人进行约束。而此二理论之间的冲突来自于合同法与专利法分工不同,而关键就在于如何通过构建合理的专利法上专利权穷竭原则中的附条件销售来解决这一冲突。

目前国内外学界对专利权穷竭原则中的附条件销售的研究主要集中在两方面。其一是专利权穷竭原则中的附条件销售是否有必要存在,即是采取相对穷竭还是绝对穷竭的问题,世界各国基于各自的经济发展水平、传统法律文化以及历史背景等原因,在理论研究和司法实践都采取了不同的态度。其二是专利权穷竭原则中的附条件销售在法律体系中应该如何具体适用。因此有必要通过对专利权穷竭原则中的附条件销售的合理性、世界各国实践的选择及效果、以及具体适用的设定来研究这一问题。

我国现今只对专利权穷竭原则进行了简单的规定,对其具体的适用和限制均无法律上的明确规定,其调整的范围十分有限,对我国的司法实践的发展十分不利,而在国外,对附条件销售与专利权穷竭原则的冲突取舍在司法中已有很多判例和实践,在这方面,我国落后于一些发达国家,在我国与他国的知识产权冲突中也有可能因此处于劣势,也影响我们正确认识专利权穷竭原则及其具体适用。本文力求从专利权穷竭原则基础理论、比较法分析方面进行探讨,希望对立法和实践有一定的参考意义,同时为当前“一带一路”背景下的我国的知识产权保护提供参考。

一、专利权穷竭原则的基本理论及附条件销售

(一)专利权穷竭原则产生的原因

专利权穷竭原则是知识产权穷竭的其中一种类型,是在专利权限制中非常重要的一个原则,所谓专利权穷竭,又称专利权用尽,是指对于经专利权人许可或以其它方式合法投放市场的专利产品,他人在购买之后无须经过专利权人许可,就可以使用,销售或者许诺销售。由于其与首次销售密切相关,因此又被称作首次销售理论或原则。最早提出有关“专利权穷竭”的是德国的专利法之父Joseph Kohler。他提到,一件受到专利权保护的产品,从专利权人自己同意后首次投入市场,之后专利权人就没有权利可以禁止该专利产品在市场上的自由流通,只要是合法获得该专利产品,则不需要再征得专利权人的同意就可以自由地使用专利产品或者将专利产品再次投入流通转让。

1.专利权穷竭原则产生的背景原因───权利思想的变化

知识产权中的权利穷竭原则并非伴随着知识产权法的产生而产生。而是在知识产权法发展到一定程度,一定的完善以及社会价值观的变化而产生的。现代意义的知识产权法是在19世纪初出现的,而经过将近一个世纪的发展逐渐成熟,在国际条约和国内立法中,知识产权的保护环境越来越健全。同时,在19世纪末20世纪初,是自由资本主义向垄断资本主义过渡的时期,权利思想也在这个时期由早期的个人权利本位主义,变成带有社会义务色彩的社会本位权利。[2]而早期的个人权利本位主义源于自然法学派崇尚权利、强调个人自由的观念,知识产权作为成人个人对其发明创造的所有权,具有绝对性和排他性,被赋予了与所有权相同的地位,是神圣的、独享的、绝对的权利,当时各国对知识产权的态度是,知识产权是不受人定法约束的,是不可废除的自然权利,因此在此时期并没有产生权利穷竭原则,也是正常的。当社会进入20世纪后,知识产权越来越被赋予社会义务的色彩,其最主要作用不再是保护的创作者的利益,而是首先是发展和传播新技术和知识,推动知识的传播和使用,造福社会,而保护创作者的利益被放到了第二位,同时也不再把知识产权看作一个自然权利而是看作一个法定权利,法律规定才是创作者享有其权利的基础,因此被认为是一种法定的、有限的权利。在这种情形下,知识产权必定要受到限制,于是,权利穷竭原则的产生也就自然而然了。这是专利权穷竭原则产生的背景原因。

2.专利权穷竭原则产生的直接原因───物权与专利权的冲突

专利权穷竭原则产生的直接原因是在专利产品上物权的不可分离和专利权的可分离。专利权作为知识产权的一部分,和物权同样都是属于一种民事权利,有其相同之处,例如两者都是独占排他的权利,都是私权的一种。物权为直接支配特定物并享受其利益的权利。[3]它的客体是物,是有形的、具体的,物权的各项权能的实现都依靠客体物,因此物权与物是不可分离的。而专利权的客体是智力成果,是无形的、抽象的,如果想获得法律的保护,则必须将专利权附在载体上,通过一定的形式表现出来,但专利权与物权不同的是,专利权所包含的各种权利,是各种分支权的组合,可以因各种客体的不同而在不同的客体上有不同的分支权,例如在产品上和授权给被许可人的权利的不同。而当专利权发生穷竭时,“专有权”的穷竭仅仅指的是权利人在如何销售自己的产品这一点上,丧失了专有权。[4]专利权的可分离性,则表现在专利权所附专利产品的物权的转移,并不导致专利权本身的转移。

黑格尔在提出这个问题时说:“首先要解决的问题是,把物的所有权跟复制它的可能性───这种可能性连物一并让与受让人───分离出来,在概念上是否允许,是否就不会取消了完全和自由的所有权。这种可能性(复制的可能性)具有一个特点,它成为该物的一个方面,根据这一方面该物不但可被占有,而且构成一种财产。它之所以是一种财产就在于对物的外部使用的特殊方式和方法,这种方式和方法跟对物所直接规定的使用是不同的,而且是可以分立的。由于这种差别属于性质上是可以分割的领域,即属于外部的使用,所以把使用权一部分出让了,一部分保留起来,并不是保留着缺乏使用要素的支配权。”[5]在此黑格尔已经明确认识到专利权的载体和物权是不同的,并且是可以分离的。而在实践中,首先明确可分离性是美国的通过着作权的判例,判例中认为就着作人所为的原件的让与行为,难以断定其原件让与行为含有赋予任何人以出版特权的意思,专利权的可分离性也是同样如此。之后各国的立法和学说都各自确立这一理论。

物权表现为一个不可分割的支配权的集合,是典型的“权随物移”,其前手的权利穷竭是自然的,不需要强调,因此没有通过制度原则确定下来的必要。而知识产权与其载体的物权是相分离的,所以载体的物权转移并不必然导致知识产权的转移,并且权利的分离会给物权所有人实现物的价值带来不便,于是就有了权利穷竭原则对这种分离的现象进行规范,强调随着知识产权载体物品的转移,知识产权人就失去在在该物品上的某些权利,而让物的所有人获得物的使用等积极权利,实现物尽其用的目的。物权的不可分离和知识产权的可分离,是知识产权权利穷竭的直接原因。而专利权作为知识产权中的一部分,专利权穷竭原则也就同时出现了。

(二)专利权穷竭原则的意义及特征

1.专利权穷竭原则的意义

专利权穷竭原则的法律意义在于,第一,保证专利商品的自由流通,防止专利权人利用其专有权人为的控制市场。第二,对专利权专有权利的范围给予一定的界限,使得权利人不能无限制的对最终产品的销售后状态加以控制,从而限制专利产品的生产和消费。第三,限制在专利产品所在领域的过渡的垄断的出现,保护市场经济下的自由精神,更好地促进知识的传播和使用发展。

2.专利权穷竭原则的特征

从专利权穷竭原则的概念及其产生来看,有以下几个特征:

第一个特征是专利权穷竭的前提是专利产品由权利人或者经其授权的人首次销售后投入市场。即经合法途径投放市场是专利权人的自由意志,从而使专利权人在第一次销售中获利,如果缺乏这一前提,将包含专利权的产品投入市场的,专利权人可以依据物权的追及力就追击物的所在,其在该产品上的权利没有穷竭。

第二个特征是专利权穷竭的对象是指每一件合法投入市场的具体产品,具有穷竭对象的特定性。该穷竭不会使用在同一类的全部产品或者同一系列的全部产品,并不会导致该专利权本身效力的中止。专利权人对其尚未投放市场或被非法投放市场的产品依然享有排他性的绝对权利。

第三个特征是专利权穷竭的范围只是一部分权利,而不是全部权利。专利权穷竭的范围一般只包括产品的销售权和使用权,而不是专有的专利权利的全部。被穷竭的不是人身权,而是财产权。正如郑成思先生在着作权穷竭中谈到的,“专有权的穷竭”仅仅指的是权利人如何在销售自己的作品上,丧失了专有权。[6]对于整个知识产权来说都是使用的,这同时也是专利权穷竭与专利权人因专利权保护期限届满而丧失权利的最大不同之处。

第四个特征是专利权穷竭的性质是对专利权的部分权利的权限进行界定,而不是对权利人该权利的剥夺。其目的在于消除在市场中的专利产品的自由流通的障碍,平衡专利权人与产品的传播人以及最后的使用者的利益关系。

专利权穷竭原则在出现以后,在各国的专利法中或成文法或判例法中有所体现,专利穷竭原则用于消灭专利权人的排除他人需要根据专利权人的许可才可以销售专利产品的权利,并且这个学说一直被争论的几种不同观点,包括了专利权人是否可以通过合同限制这一学说。[7]而在美国一个公认的规则就是专利权穷竭源自于无条件的销售。那么,在专利权穷竭原则的适用过程中,出现了另外一种冲突,也就是专利权人在专利合同中对于经专利权人许可或以其它方式合法投放市场的专利产品的销售附加另外的条件,以限制专利产品的使用、销售等情况,此时以当事人的合同约定来排除专利权穷竭原则的适用是否合理,附条件销售作为当事人的契约自由,能否以及如何排除专利权穷竭原则的适用,这是本文讨论和研究的问题所在。

(三)本文观点—应当允许附条件销售对专利权穷竭原则的限制

本文认为,应该采取相对穷竭的观点,也就是说专利权穷竭原则应该是建立在专利权人的默示许可理论之上,专利权穷竭源自于无条件的销售,而当专利权人在专利合同中对于经专利权人许可或以其它方式合法投放市场的专利产品的销售附加另外的条件,以限制专利产品的使用、销售等情况,此时附条件销售应被承认其效力,在法律规定允许的情况下限制专利权穷竭原则的适用。专利权穷竭原则中的附条件销售有其存在的必要性,附条件销售应作为限制专利权穷竭原则、防止专利权穷竭原则被滥用而具体在专利法中加以规定,和专利权穷竭原则互相配合,在对专利权的保护和促进知识的传播之间取得平衡,发挥专利制度的积极作用。

二、专利权穷竭原则中附条件销售的比较法分析

对于附条件销售可不可以限制或者排除专利权穷竭原则的适用这一问题,涉及了对专利权穷竭原则本质上的理解。对专利权穷竭原则本质上的理解,一部分国家持绝对穷竭的态度,也就是认为附条件销售不能限制或者排除专利权穷竭原则的适用,在首次销售之后,专利权人对于专利产品的控制就已经结束,不能够通过合同的限制延长其控制,因为专利权穷竭原则具有强行法的性质,不能够通过约定排除;也有一部分国家持相对穷竭的态度,也就是专利权穷竭原则是可以被限制排除的,认为专利权穷竭原则是源自于默示许可理论,其原则的正当性来源于当事人没有约定这一情形,而在附条件销售中的双方约定的限制条件,如果不违反反垄断法或造成专利法上的专利权滥用,那么该限制条件应该被法律认可,专利权穷竭原则相应地受到限制或者排除,购买者就必须遵守合同中的限制条件,如果购买者的使用或转售行为违反了该限制条件,那么将构成专利侵权。采取以上两种不同态度的分别以欧盟和美国为代表。

(一)欧盟专利权穷竭原则中的附条件销售分析

1.欧盟专利权穷竭原则中的附条件销售的学说理论分析

欧盟对专利权穷竭原则所采取的态度主要来源于德国。有人认为,德国是最早在专利制度中明确建立专利权穷竭原则的国家,专利权穷竭原则首先由德国人Joseph Kohler提出。在19世纪以前的德国,是通过默示许可理论来解决附条件销售所引起的专利侵权案件的。即如果专利权人或者其授权的被许可人在首次将产品投入流通市场进行销售时没有设定限制性条件,那么法律就推定他的销售的行为是默示地许可了购买者对专利产品的随意的使用和转售。然而,德国认为这种基于合同法的理论对于购买者来说并不理想,因为专利权人或者其被许可人有可能通过在销售专利产品时提出限制性条件来排除默示许可的适用,从而妨碍商品的自由流通。[8]

对此,Joseph Kohler在其出版的《专利法》一书中提到,专利产品的销售者可以限制随后该产品的商业销售,这是完全不能令人满意的,货物的自由流通需要专利法上绝对的、内在的限制,即只有在专利法上规定绝对的限制才能为货物的自由贸易提供合理的保障。[9]随后,德国原帝国最高法院的一份判决,通过判例的形式使专利权穷竭原则得到正式的确立。这份判决指出专利权穷竭原则的基础在于:第一,专利权穷竭原则可以防止专利权人分割国内市场,防止专利权人为了自身的利益而阻碍商品的自由流通,从而保障公众在专利产品自由流通销售中的利益;第二,专利权人售出其受专利保护的产品时,已经获得通过其专利独占权获得利益的机会,从而使其对其受专利保护的产品的权利被穷竭。可见,德国的理论及时间表明了其态度,认为不论专利权人或其被许可人在出售其专利产品有没有提出对专利产品的使用或转售的限制条件,专利权穷竭原则都不会被排除适用,因为德国认为专利权穷竭原则不只是专利权人权利的一个限制,也同时是对专利权的本质上的限制,同时属于法律的强制规定,不得由专利权人或其授权的被许可人以法律行为方式加以限制或者排除。如果首次出售专利产品时存在附条件销售,如果购买者违反该条件只会引起违约的后果,而不是侵权的后果。而如果专利权人提出的限制条件违背了专利权制度的强行规定,则构成了专利权滥用的行为,因而不具有法律效力,也有可能违反反垄断法等市场规范,而不具有效力。

2.欧盟专利权穷竭原则中的附条件销售的立法实践分析

德国关于专利权穷竭原则的理论之后被欧洲很多大陆法国家所仿效,包括荷兰、奥地利、意大利等等,最后更得到了欧盟的立法确认。欧盟制定的《欧共体专利条约》中首次对绝对穷竭的态度给予立法确认,第二十八条这样规定:“当一项欧共体专利的产品在任何一个欧共体国家内制造,并由专利权人或者经专利权人同意授权后在任何一个欧共体国家投放市场后,该专利权的效力不能延及与该产品有关的任何行为,除非是欧共体有关法律另有规定。”[10]也就是说,在欧洲共同市场内,专利权人试图通过在专利合同中附条件来限制或排除专利权穷竭原则的行为不被允许,而是以强行法的方式对欧盟中的专利权穷竭原则进行规定。欧盟理解专利权穷竭原则的的法律框架是知识产权的制度,而不是合同法制度,因为在欧盟法律的适用上,市场融合是很重要的政策目标。[11]

在对“德国唱片案”[12]的审理判决中,欧洲法院体现了以上《欧共体专利条约》的对专利权穷竭原则的规定:在案件中,原告德国唱片公司和其他欧共体成员国签订了这样的许可协议,使其他国家从德国唱片公司取得销售其公司唱片的许可,但于此同时也规定如果没有得到德国唱片公司的对于唱片销售和定价的特别许可,就不可以从其他国家进口而不从德国唱片公司进口,不可以在销售唱片时自由定价。本案的被告是另一家德国的唱片销售商Metro公司,Metro公司从法国进口了德国唱片公司的唱片,并在德国当地销售时的价格低于德国唱片公司规定的唱片的零售价格,其进口行为和销售价格定价行为并没有得到德国唱片公司的特别许可。因此,德国唱片公司指控Metro公司的进口行为和销售行为侵犯了其专利权。欧洲法院在最后的判决中并不认同原告的观点,驳回了原告德国唱片公司的指控。之后的Merck案也同样是支持了以上的观点。[13]

从上面可以看出,现今的欧盟及其成员国在学说以及立法司法实践中,都是对专利权穷竭原则持绝对穷竭的态度,认为专利权穷竭原则是对专利权以及专利权人的限制,而且是本质上的限制,不允许专利权人通过附条件销售来破除这种本质上的限制。也就是说,在欧盟的专利合同中如果出现附限制条件用于限制或者排除专利权穷竭原则的销售,其中所附限制条件只具有合同法上的效力,即使违反了只能诉诸违约,而不具有专利法上的效力,不能排除专利权穷竭原则的适用。

(二) 美国专利权穷竭原则中的附条件销售分析

美国对专利权穷竭原则所采取的态度主要依据判例产生。但其理论基础来源于“默示许可”,而默示许可理论来源于英国。默示许可理论指的是如果专利产品在首次销售时,专利权人没有对购买者提出明确的限制条件,那么购买者就在取得专利产品的所有权的同时取得了可以随意使用和转售的默认的许可。允许专利权人对其专利产品的控制延伸到专利产品首次售出之后,也就是说专利权人可以在首次出售时就设定合理合法可执行的限制条件形成附条件销售,其结果就是如果购买者当时确定同意这样的限制条件,购买者就必须受到其限制,如果违反了,就会构成对专利权侵权。在审理Zino Davidoff一案中,Laddie法官分析了英国有关合同的判例法后得出结论:“根据英国法,产品的销售意味着愿所有人将该产品上的所有财产权益均彻底转让给新所有人,除非合同中包含了明示的保留。”[14]而在美国,默示许可理论作为理论基础,是通过判例法发展起来的,[15]但在对于专利权人或者其被许可人是否可以通过附条件销售限制或排除专利权穷竭原则的适用,从而控制已售出产品的使用或者转售这一问题上,美国不同时期的取舍不一,甚至不同法院的态度也是大相径庭,具体表现为美国联邦最高法院的从19世纪以来判例的不统一,而20世纪以来,美国联邦巡回上诉法院则态度较为确定,以支持专利权穷竭原则的相对穷竭为主。

1.美国联邦最高法院的判例分析

(1)十九世纪的绝对穷竭

专利权穷竭原则最早出现在美国联邦最高法院在1873年的Adams v. Burke一案中,在Adams案中,Adams公司是取得专利权人许可的被许可人,允许其在波士顿市内出售专利产品,而在经过首次销售把该专利产品卖给被告后,被告在波士顿以外的其他地方使用该专利产品,这与销售合同的约定不符,因此原告Adams公司起诉被告侵犯其专利权。美国联邦最高法院的判决没有支持原告的观点,认为该约定是无效的,认为专利权人或者其被许可人在首次出售该专利产品的时候,就已经取得了相对的回报,这种回报已经包含了对专利产品的使用和转售的出让,因为不得再要求对专利产品的继续控制。也就是说,“专利权人或者其被许可人通过销售专利产品,已经获得了他能够从使用该设备或者装置所获取的专利提成费或者报酬,此后如何使用该产品就是购买者的自由。专利权人不能对该专利产品的使用施加进一步的限制。”[16]

上面的Adams案是对合法售出后的专利产品的使用问题的判决,而在1985年的Keller v. Standard Fording-bed CO.一案中对专利产品的转售问题进行了补充。本案中原告取得了在马萨诸塞州独占销售专利产品的许可,而被告在其他州购买了专利产品之后,在马萨诸塞州进行了转售,原告认为被告这样的行为侵犯了他的独占的专利权,于是提起了诉讼。美国联邦最高法院以Adams案的判决作为判例,认为专利产品的转售与其使用从本质上是相同的,因此根据Adams v. Burke一案做出的判决做出类似的判决结果。

从上面可以看出,美国联邦最高法院在19世纪对于专利权穷竭原则的态度是绝对穷竭,不允许通过专利合同中的附条件限制已售产品的后续使用或者销售,排除专利权穷竭原则的适用。

(2)二十世纪的绝对穷竭与相对穷竭

美国联邦最高法院在二十世纪对专利权穷竭原则的态度,对合同中的售后限制条件下如何适用专利权穷竭原则这一问题,在不同的案件中作出了完全相反的回答,分别在1912年的Sidney Henry v. A. B. Dick Company案(简称Dick案)与1917年的Motion Picture Patents Company v. Universal Film Manufacturing Company案(简称Motion Picture案)持不同的态度,前一判决赞成相对穷竭,而后一判决赞成绝对穷竭。

前一案的案情是这样的:“Dick公司为专利权人,生产并销售一种名为蜡纸油印机的专利产品,并在机器上印制一份限制,限制的内容是:本机器由A. B. Dick公司销售并有以下许可限制,即此机器只能与由美国芝加哥A. B. Dick公司制造的蜡纸、墨水以及其他供给品一起使用。”[17]而被告Henry公司为墨水销售商,把自己生产的墨水销售给客户用于配合原告的专利产品使用,于是原告起诉被告构成间接侵权。最高法院认为,机器购买者虽然已经获得该油印机的所有权,但是同时也是受该限制条件限制的,因此使用Henry公司销售的墨水就违反了专利权人对专利产品的限制,构成了对专利权的侵犯,Henry公司则构成间接侵权。此判决赞同相对穷竭的观点,认为专利权人有权按照售后限制条件来控制专利机器的使用。

1917年的Motion Picture案则完全推翻1912年的Dick案的判决,两个案件的案情实际上大同小异,原告Motion Picture公司拥有一个专利产品,是一种可用来放映的设备,其对购买者设定以下限制,在设备上标注了在原告公司购买的该放映设备,必须只能按Motion Picture公司的规定地方购买的胶卷配合使用,而且只要Motion Picture公司仍是专利权人,放映设备的使用者就必须遵守Motion Picture公司在随后设定的其他条件;如果用户移除或者毁掉此告示,其使用权则终止。而被告Universal Film Manufacturing公司对使用者销售其胶卷,Motion Picture公司则起诉被告销售胶卷的行为构成间接侵权。最高法院做出与Dick案件中完全相反的判决,认为专利权人通过“告示”的方式所设置的限制条件,是专利合同中双方自由约定的合同权利义务,应该通过合同法调整,而不是专利法,因为专利法的强行规定表示专利权人对专利产品享有的权利在销售后就已经穷竭了,所以,原告放映设备的购买者不按照原告的指示,而另外使用其他公司的胶卷,并不构成对专利权的侵犯,也就是代表被告也不会构成间接侵权。

可见,美国联邦最高法院对专利权人或者被许可人是否可以对售出产品的使用或者转售附加限制性条件,从而限制专利权穷竭原则的适用这一问题,并没有给出答案。原因在于虽然专利穷竭原则和附条件销售互相冲突,但美国最高法院认为它们是能够共存互相补充的,而不是互相排斥,最高法院是在选择的情况下区分附条件销售,给予灵活的判断。[18]

2.美国联邦巡回上诉法院的判例分析

由于美国联邦最高法院19到20世纪的大相径庭的判决,美国联邦巡回上诉法院的态度则比较明确统一,Mallinckrodt案的判决确立了美国司法实践中在此问题上的基本态度,即不违法的限制性条件可以限制专利权穷竭原则的适用。[19]美国联邦巡回上诉法院的态度是在1992年的Mallinckrodt v. Medipart案中首次明确提出了专利权的相对穷竭。

Mallinckrodt案的案情如下:原告Mallinckrodt公司是生产医疗机器的公司,其享有一种专利医疗产品可以用于肺病的诊断和治疗,并且在该专利产品上标注“仅限一次性使用”,在出售给医院时也已经明示。医院没有按照该标注的仅限一次性使用的限制,把用过一次的该专利医疗产品回收,交给被告处理之后重新投入使用。原告认为被告从事回收处理医疗产品的行为属于对其专利权的侵犯,被告则引用了专利权穷竭原则的存在来抗辩。在地区法院的判决中,他根据判例否定了原告的观点支持被告关于专利权已经穷竭的观点,认为“仅限一次性使用”的这个标识不能限制专利权穷竭原则的适用因为专利产品在首次销售后专利权人对该产品的权利已经穷竭,购买者不需再受其限制。

但随后美国联邦巡回上诉法院否决了地区法院的判决,认为如果专利权人在出售其产品时没有设定限制条件,那么他对于该专利产品的权利就会穷竭这样的情况下体现的是专利权人已经获得了该产品的全部回报。但是专利权穷竭原则并不适用于有明示的限制条件的销售,在有明示的限制条件的专利产品的销售中,更为合理的结论应该是专利权人与购买人所商定的产品价格只是体现在专利权人对产品享有的“占有权”,而非专利权中的全部权利以及专利产品所代表的全部价值。因此,在销售时在专利合同或者产品上明示地附条件的销售通常可以得到法院的认可并发挥作用,这种明示的销售具有合同约定的性质,是合同双方自由意志的体现,但同时要受到反垄断法、合同法、专利法等相关法律的限制,以防止该限制条件造成专利权滥用或者妨碍购买者的正当使用。也就是说,如果附条件销售中的限制条件如果违反了相关法律的规定,那么这样的附条件限制的效力不应该受到法律的认可,相反来说,如果该限制条件从法律上被认定为有效的限制性条件,则附条件销售的效力可以排除专利权穷竭原则的适用,如果购买者不遵守该限制条件的规定,则专利权人可以取得其专利权被侵犯的救济权利。

所以如果Mallinckrodt公司对该专利医疗仪器的附条件使用的限制按照有关法律的规定是有效地,而且对该“仅限一次性使用”的使用限制属于专利的效力范围之内或者其限制是具有正当性的,则该限制可以对购买者、使用者在随后的使用中发挥效力,对该限制的违反可以通过专利侵权诉讼进行救济。

由此可见,美国联邦巡回上诉法院持相对穷竭的观点,认为只要附条件销售中的限制条件是合法的,专利权就不会穷竭,而只有在没有限制条件时才执行专利权穷竭原则。而不同于美国最高法院对待专利权穷竭原则中附条件销售这一问题不确定性的做法,美国联邦巡回上诉法院在之后又作出了一些类似的判决,例如1997年B. Braun Medical v. Abbott Lab案中进一步明确:专利产品一旦无条件销售,就穷竭了专利权人进一步控制购买者随后使用销售的权利。因此,由于近年来美国联邦巡回上诉法院在美国专利司法界的权威地位,专利权的相对穷竭的观点则成为20世纪晚期及21世纪早期美国在此问题上的基本态度。

(三)比较法分析小结

通过以上比较分析,欧盟或是美国采取对专利权穷竭原则的不同态度,或是采用绝对穷竭的观点,认为专利权穷竭原则具强行法性质,不可被合同附限制条件所限制或排除;或是采用相对穷竭的观点,认为专利权穷竭原则是源自默示许可,当事人可以通过明示的明确的限制条件排除专利权穷竭原则的适用。而不同国家采取不同的观点,完全是基于自身利益的考量。

欧盟国家认为专利权人或经被许可人基于法律的规定而独占性地制造然后销售了专利产品后,专利权人的对于该专利产品的收益已经得到,其专利权所带来的知识成果的社会利益已经得到实现。而专利制度只是通过制度促进和帮助专利权人将其产品投入流通获得回报,但不能保证其在任何情况下都获得较高的回报,甚至全部回报,而能够获得多少回报,主要要看其专利知识含量以及市场需求等因素而定,而不能通过排除专利权穷竭原则来追求更多的利益。专利权人在专利产品首次销售投入市场后,其专利权的功能已经实现,专利权人不应该再继续对该专利产品施加进一步的控制。否则,就有碍于商品流通,有损于社会公众的利益。因此,欧盟采用绝对穷竭的观点,以保护在欧洲共同市场内的商品自由流通。

而反观美国,美国联邦最高法院的从19世纪以来判例的不统一,20世纪以来,美国联邦巡回上诉法院的较为确定的以支持专利权穷竭原则相对穷竭的态度,而这些不同都来源于美国国内对于专利权的保护倾向不同以及市场经济的变化。从美国最高法院早期的绝对穷竭到近年来美国联邦巡回上诉法院的相对穷竭,其背后的原因是专利权穷竭的实质认识从控制专利权带来的垄断保护公众利益转变为加强对专利权人的保护,是自由市场经济以及美国国内对专利保护呼声的要求,通过反垄断法和专利权穷竭原则相配合,在保护商品的自由流通和保护专利权人利益促进专利发明两者之间,取得利益的平衡,促进专利制度发展。

结合以上欧盟与美国的实践经验,对我国而言,采取哪种态度的专利权穷竭原则,必须从我国自身需要出发,从有利于我国经济发展、促进发明专利的产生、保护商品自由流通以及社会公众利益具体分析,笔者认为,应当采用相对穷竭的观点,允许通过附条件销售限制专利权穷竭原则的适用,再配合反垄断法、合同法等法律对此进行规范。首先,我国专利制度处于初步阶段,促进发明专利的积极性十分重要,只有加强对专利权人的权益保护,才能促使社会重视并自主加强专利的开发研究;其次,我国现今的专利申请中存在很多作用不大的专利,专利申请量通过量大,但能转化为产品创造社会利益的专利比例较低,必须着力于保护专利权人的利益,提高专利产品的收益,才能使专利市场逐渐走向正轨;最后,在对专利权人的利益与公众利益的协调下,我国的当务之急是提高发明专利对社会经济的促进作用,而只有在先保护好专利权人的利益的情况下,才能更好地创造社会公众利益,随后才能取得平衡。

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三、“一带一路”背景下对我们的启示和借鉴

“一带一路”背景下,专利保护与国际接轨的重要性日渐体现。对于专利权穷竭原则,我国专利法已经做出规定。专利权穷竭原则是为了平衡专利权人专有权所产生的负面效应所设置的,以免产生过度垄断。[20]但在此基础上建立专利权穷竭原则中的附条件销售来完善专利穷竭原则也是必要的,其作用在于在专利权的保护和促进知识的传播之间取得平衡,发挥专利制度的积极作用,附条件销售应作为限制专利权穷竭原则、防止专利权穷竭原则被滥用而具体在专利法中加以规定。因为专利制度的最基本立足点在于对权利人利益的保护和促进科技进步。[21]

首先,在《专利法》第69条第一款规定:“专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的”。应该在规定的最后加上“合同双方约定除外”或者“除非专利权人另有限制”等字眼来作为专利权穷竭原则的例外情况,即附条件销售存在的法律规定;或者修改为“……由专利权人或者经其许可的单位、个人无条件售出后……”来达到同样的效果,防止其与合同法的冲突,使得专利权人对已售产品之后的使用和销售的合理限制有法律依据。也就是说当商品被售出以及流通,对于专利权利的保护规则应先通过授权销售被侵犯的侵权赔偿进行保护,之后再通过合同规则进行保护。[22]

其次,在合同法实施细则或者司法解释中具体规定判断什么样的限制性销售条件才能够排除专利权穷竭原则的适用,主要包括以下六条规则:第一条是附条件销售为合法的权利人做出,其限制对象为专利产品的购买者;第二条是专利权人或者其被许可人提出的限制条件必须是明示的,而不能使暗示或者是默许的;第三条是附条件销售中的限制条件必须最迟在销售专利产品的同时提出,而不可以是事后补充、追加的;第四条是附条件销售不能妨碍对产品的正常使用以及产品的正常市场流通;第五条是附条件销售中的限制条件必须是明确的,足以产生合同约定的效力,而不能仅仅是一种建议或者劝告;第六条是附条件销售中的限制条件不违反反不正当竞争法等强制性法律。通过规定对附条件销售的具体认定来完善司法中对此类专利侵权案件的审判,法官可以依据以上规则对专利权人设立的附条件销售是否有效进行判断和审理,在合同法实施细则或者司法解释中具体规定这些规则同样有助于专利权人规范其自身对于已售专利产品的合理控制,不至于使得专利权人利用附条件销售架空专利权穷竭原则。

最后,通过反垄断法、反不正当竞争法等市场规制法配套调整。知识产权与反托拉斯共同形成一个整体,其作用在于规范竞争的政策,促进创新。[23]对于专利权人对于专利产品的售后控制,附条件销售对于专利产品的控制会否涉嫌垄断行为、会否违反反不正当竞争法的规定,损害其他经营者合法权益,扰乱社会经济秩序,必须结合反垄断法、反不正当竞争法和专利法制度进行综合的控制调整,形成完整的对专利权人利益、购买者利益以及社会公共利益的平衡协调机制,才能促进我国知识产业的正常发展,激励专利发明人的积极性,促进我国经济模式的转换。

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[1] 陶鑫良、袁真富:《知识产权法总论》,知识产权出版社,2005年第一版,第67页。

[2] ?谢哲胜:《从法律的经济分析论智慧财产权之保护政策》,载《法律论丛》(台湾)第60卷3,4期合刊,转引自姚欢庆:《知识产权法上的权利穷竭原则》(硕士论文),www.civillaw.com.cn(中国民商法律网)。

[3] 梁慧星,陈华彬:《物权法(第二版)》,法律出版社,2003年第二版,第13页。

[4] 郑成思:《知识产权法(第三版)》,法律出版社,2003年第三版,第347页。

[5] 黑格尔:《法哲学原理》,商务印书馆,1995年版,第77页。

[6] 郑成思:《知识产权法(第三版)》,法律出版社,2003年第三版,第347页。

[7] Amelia Smith Rinehart:《Contracting Patents: A Modern Patent Exhaustion Doctrine》,Contracting Patents, Sep,2009。

[8] 尹新天:《专利权的保护(第二版)》,知识产权出版社,2005年版,第65页。

[9] 万琦,《欧美专利权用尽原则售后限制的比较研究》,载《知识产权》2010年第4期。

[10] 万琦,《欧美专利权用尽原则售后限制的比较研究》,载《知识产权》2010年第4期。

[11] Jens Schovsbo:《Exhaustion of Rights and Common Principles of European? Intellectual Property Law》,Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1549526。

[12] Case 78/70,Deutsche Grammophon GmbH v. Metro,[1980],ECR,487,转引自万鄂湘、陈建德:《欧盟知识产权保护与货物自由流动原则》,载《法学评论》,2000年第2期。

[13] 万鄂湘、陈建德:《欧盟知识产权保护与货物自由流动原则》,载《法学评论》2000年第2期。

[14] Irini A.Stamatoudi and Paul L.C.Torremans,International Exhaustion in the European Union in the light of “Zino Davudoff”:Contract Versus Trade Mark Law? IIC.Vol.31,No.2/2000,page127,转引自马强:《商标权国际穷竭原则研究》,载《知识产权》2003年第5期。

[15] 冯晓青:《知识产权的权利穷竭问题研究》,载《北京科技大学学报》2007年第23卷第3期。

[16] 尹新天:《专利权的保护(第二版)》,知识产权出版社,2005年版,第69页。

[17] 和育东:《美国专利权穷竭原则的演变—兼评美最高法院对Quanta v. LG Electronics案的判决》,载《法苑博览》2008年第9期。

[18] Erin Julia Daida Austin:《Reconciling The Patent Exhaustion and Conditional Sale Doctrines In Light Of Quanta Computer v. LG Electronics》,Caedozo Law Review Vol.30:6。

[19] 万琦:《欧美专利权用尽原则售后限制的比较研究》,载《知识产权》2010年第4期。

[20] 孙颖:《平行进口与知识产权保护之冲突及其法律调控》,载《政法论坛》1999年第3期

[21] 马宁:《从〈专利法〉三次修改谈中国立法价值趋向的变化》,载《知识产权》2009年第9期。

[22] Amelia Smith Rinehart:《Contracting Patents: A Modern Patent Exhaustion Doctrine》,Contracting Patents,Sep,2009。

[23] Shubha Ghosh:《Carte Blanche, Quanta, & Competition Policy》,Electronic copy available at:http://ssrn.com/

Abstract=1354624。

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